——以“芒果圈”商标案为例的多角度分析

前言

2013年《商标法》的修订将商标争议程序改为无效宣告程序，原第四十一条第二、三款调整为现第四十五条第一款，同时删除了原第四十二条“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定”之规定。许多人因此而认为，对于以前异议不成功的商标，新法实施后还可以提无效宣告，不再受“一事不再理”原则的限制。[1]而实践中，的确有许多被提起无效宣告的商标曾被同一主体异议过，其相同主张因“一事不再理”原则被商评委不予评述。尤其是，众多在新法实施前经过异议但不成立，异议人未提起异议复审而得以注册的商标，在新法实施后是否还可以提无效宣告，成为业内一个备受关注的问题。以下笔者将结合自己经办的案件谈谈自己的看法。

一、案情简介及核心问题

2014年12月29日，芒果网有限公司（以下简称“芒果网”）针对湖南广播电视台（以下简称“湖南台”）于2012年10月28日注册的两枚“芒果圈”商标（以下简称“争议商标”）提起无效宣告，认为两商标与其在类似服务上注册的第5422808号“芒果网”商标（以下简称“引证商标1”）、第9743873号“芒果会”商标（以下简称“引证商标2”）构成近似，同时侵犯其在先商号权。

商评委在裁定时指出，芒果网于2011年3月28日就两商标提起过异议申请，异议理由是争议商标与其第4996206号“芒果网”商标、第5422808号“芒果网”商标、第4996207号“芒果网”商标构成类似服务上的近似商标，并侵犯其驰名商标专用权及在先商号权。商标局裁定认为争议商标与芒果网三引证商标并不构成类似服务上的近似商标，其驰名商标权和在先商号权的主张证据不足，争议商标被予以核准注册。芒果网在法定期限内未提起异议复审，该异议裁定已经生效。由于无效申请中的引证商标2申请日在争议商标申请日之后，不构成争议商标的在先权利障碍，而争议商标与引证商标1构成类似服务上的近似商标，及侵犯芒果网在先商号权的主张，芒果网在异议阶段就已经提起过，商标局对此也做出裁定并生效，根据“一事不再理”原则，商评委对该部分主张不予评述，并最终对争议商标予以维持。

芒果网不服，向北京知识产权法院提起诉讼，主张本案审理应适用修改后《商标法》，而依据2013年《商标法》第四十五条第一款规定，芒果网有权提起无效宣告申请，因此商评委依据“一事不再理”原则对其全部评审请求不予审理存在程序违法问题。

芒果网的上述主张，提出了新商标法环境下“一事不再理”原则在商标授权确权案件中适用的一个特殊问题，即：对于新法实施前异议不成功异议人又未提复审而得以注册的商标，在新法实施后是否还可以提无效宣告，而不受“一事不再理”原则的限制？

二、芒果网的思路：“一事不再理”是程序问题，依据新法可以提无效宣告

“一事不再理”是学理概念，而非实定法上的概念。[2]在原商标法体系下，“一事不再理”体现为2001年《商标法》第四十二条、2002年《商标法实施条例》第三十五条和2005年《商标评审规则》第十八条规定的内容。[3]在新商标法体系下，则体现为2014年《商标法实施条例》第六十二条和2014年《商标评审规则》第十九条规定的内容。

2001年《商标法》第四十二条规定：“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。”其中“核准注册前已经提出异议并经裁定的商标”涉及三种类型的商标，即：（1）提出异议，商标局裁定异议成立，被异议人又提起异议复审，商评委裁定准予注册的商标；（2）提出异议，商标局裁定异议不成立，异议人未提起异议复审，商标局裁定生效而准予注册的商标；（3）提出异议，商标局裁定异议不成立，异议人又提起异议复审但仍不成功，商评委裁定准予注册的商标。

2013年《商标法》虽然删除了原第四十二条规定，但2014年《商标法实施条例》第六十二条第一、二句保留了2002年《商标法实施条例》第三十五条的内容，并增加了但书条款。原《商标法》第四十二条涉及的三种商标中，第（1）、（3）种都经过商评委的审理并作出裁定，2014年《商标法实施条例》第六十二条与2002年《商标法实施条例》第三十五条均规定“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”，因此无论适用新法还是旧法，对这两种商标在新法实施后提起无效宣告都要受“一事不再理”原则的限制。但第（2）种商标在新法体系下却没有相应的规定可以适用，因此对这类商标在新法实施后提起无效宣告的，是否还受“一事不再理”原则的限制，将出现应适用新法还是旧法的问题。

芒果网在诉讼中主张本案审理应适用新商标法，而依据2013年《商标法》第四十五条第一款规定其有权提起无效宣告申请。该主张实际上预设了一个前提，即对于“一事不再理”的审理属于程序问题，因为本案争议商标在新商标法实施前获准注册，在实施后被提起无效宣告，根据“实体从旧，程序从新”原则，对于本案的审理实体上的问题应适用2001年《商标法》，程序上的问题应适用2013年《商标法》。而2013年《商标法》删去了原第四十二条规定，那么根据新法第四十五条第一款规定，只要在争议商标核准注册之日起的五年内提起无效，该无效申请就应该被受理。因此，芒果网的思路就在于认定“一事不再理”是程序问题，这样，本案就可以不受该原则的限制。

这个思路在第5175995号“萬金JW”商标行政诉讼案中，也曾被商评委主张过，商评委在该案一审过程中认为，“是否违反一事不再理原则属于程序问题，不属于实体问题，对于程序问题不应适用2001年《商标法》，而应适用2013年《商标法》，2013年《商标法》中已经删除了2001年《商标法》第四十二条的相应内容。万金公司称万全公司认为被诉裁定违反一事不再理原则没有法律依据。”[4]

因此，厘清“一事不再理”原则是实体问题还是程序问题，是解决异议不成功异议人又未提复审而得以注册的商标，在新法实施后是否可以提无效宣告这一问题的关键。

三、评审规则与实践：“一事不再理”需进行实体审理，因此属于实体问题

2005年《商标评审规则》第十八条将违反“一事不再理”原则的情形主要分为三种：第一种是2001年《商标法》第四十二条规定的被异议并经裁定而获准注册的商标，第二、三种则是2002年《商标法实施条例》第三十五条规定的撤回评审申请，以及针对商评委已作出裁定或决定两种情形再次提出评审申请的。针对这三种情形，2005年《商标评审规则》规定属于“不符合受理条件”的情况，其处理方式是“驳回评审申请”。从该规定的表述可以看出，在立法本意上“一事不再理”的“理”是指“受理”，即“同一事”只有一次进入评审程序的权利，其本质上应该是一种程序性权利，解决的是应否受理的问题，因此说“一事不再理”原则是程序问题似乎无可厚非。

然而，“一事不再理”原则适用的前提是“一事”，即需首先确定是否依据的是“相同的事实和理由”，从目前的评审实践来看，要对“一事”进行判断在商标评审案件的受理阶段似乎并不能实现。[5]与之相比，最高院2015年《关于使用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第247条明确了重复起诉的条件，即同时符合：“（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。”该规定明确了受“一事不再理”原则限制的案件情况，即诉讼当事人相同、诉讼标的相同及诉讼请求相同，这三个要素的判断基本上看起诉状就能得出结论，因而在立案的形式审查阶段就能得到解决，从而使其终结于“程序问题”。

但在商标评审实践中对于“相同的事实和理由”的判断却无法如此操作，因为，商标授权确权案件通常会涉及到一个普遍存在的问题，即商标知名度的情况，会影响到商标是否构成驰名、是否构成近似、是否构成在先使用并有一定影响等事实的判断。因此只要在后评审申请新提交的证据足够影响到商标知名度的判断，就极有可能会使上述事实的判断发生变化，从而使得该案不符合“一事”的条件。[6]因此，在商标授权确权案件中，对于是否属于“一事”的审查必然需要对两次申请的主张、法律依据和证据进行对比分析才能得出结论。但对经异议裁定的商标又申请无效宣告的，异议案件的卷宗并不会自动移送到商评委，而需商评委审查员去商标局调取（本案即是这种情况），因此对于评审申请是否违反“一事不再理”原则的审查不可能在受理阶段进行。[7]

更何况，大多数无效宣告申请会同时适用新法中不良影响或欺骗性等其他条款，所以在商评委的无效宣告裁定中很少有“驳回商标评审申请”的情况，而往往是在认定属于“一事不再理”的情况后，对相同的主张“不予评述”。因此，虽然理论上商标评审案件中对于“一事不再理”原则的审查是为了解决程序问题（即该不该受理），但从实践操作来看，却是通过对案件实体问题的审理来实现（即是否属于“一事”的判断）。因此，有观点认为“一事不再理”属于实体问题而非程序问题。[8]

在第5175995号“萬金JW”商标行政诉讼案中，一审法院即认为：“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，是否能够再以相同的事实和理由提出撤销注册申请，是关系到当事人权利义务实质的问题，属于实体问题，而非程序问题，故对此问题的判断应适用2001年《商标法》，而不应适用2013年《商标法》。”该案二审判决虽然没有正面回应这个问题，但仍然适用了2001年《商标法》，相当于对一审的上述观点予以了认可。[9]

四、问题的本质：放弃异议复审导致救济权的灭失而受“一事不再理”限制

当然，在第5175995号“萬金JW”商标行政诉讼案中，一审判决仅因为“一事不再理”关系到当事人权利义务实质，即得出属于实体问题的结论，其论证过程不免有些仓促，毕竟所有程序规定都是为了保障权利义务得以公平、合法地实现或行使，必然会与当事人的权利义务有关。因此，仅从这个角度进行论证，似乎并不足以说明“一事不再理”属于实体问题，而需我们更深入地探讨在商标授权确权领域“一事不再理”问题的本质。

有观点认为，异议和无效是两个不同的程序，由不同的机构进行审理，而“一事不再理”原则的适用限于相同性质的程序。新法实施前经过异议但不成功又未申请复审而获准注册的商标，实际上并未被商评委审理过，因此提起无效宣告谈不上“再理”的问题，自然不违反“一事不再理”原则。在笔者经办的第7265753号“每固”商标行政诉讼案中，商评委就曾这样主张。[10]

在新商标法体系下，由于异议程序的调整，异议不成功时被异议商标将直接被核准注册，异议人没有再提起异议复审的权利，而只能通过无效宣告来获得进一步救济。因此2013年《商标法》第三十五条第二款规定，对于准予注册的商标，异议人可以依据第四十四条、第四十五条规定向商评委请求宣告无效。此时，因该商标未曾被商评委审理过，自然不存在“一事不再理”的问题。但前述的新法实施前经过异议但不成功又未申请复审而获准注册的商标，与新法环境下异议不成功予以注册后再提起无效宣告的商标，在享有的程序权利上有着本质的不同，导致两者在“一事不再理”原则的适用上出现差异。

在2001年《商标法》环境下，异议不成功异议人在收到异议裁定15天内有权向商评委提起异议复审。从权利性质来讲，异议人提起异议复审的权利，是依异议人单方的意思表示就能使法律关系发生改变的权利，属于形成权，而异议复审的15天期限作为形成权的时间限制，在法律性质上属于除斥期间。除斥期间不同于诉讼时效，其一旦经过则当事人享有的异议复审的权利本身即消灭，而异议复审实际上就是2001年《商标法》赋予异议人不服商标局异议裁定而寻求商评委进一步救济的权利。异议复审与无效宣告均是对商标可注册性的审查，且在举证和事实认定上都以争议商标申请注册前的事实为判断基础，都由商评委进行审理，两个程序在实质上具有一致性。[11]而正是因为这种一致性，新商标法为了避免程序的重复才取消了异议复审程序。因此，异议复审和无效宣告程序之间要受到“一事不再理”原则的限制，经过异议复审程序的商标不得再提起无效宣告，从“诉权消耗”的理论角度来讲，就是寻求商评委救济的权利的只有一次，一经行使即消灭。

而异议裁定准予被异议商标注册后，异议人放弃向商评委提起异议复审，实际上也是对其复审权利的行使，该行为导致其权利除斥期间的经过，则其向商评委寻求救济的权利即消灭。在实体权利已经灭失的情况下，即使因为法律的修正使得商标授权确权程序发生变化，也不可能使已消灭的实体权利重新产生[12]。因此，新法实施前经过异议但不成功又未申请复审而获准注册的商标，即使未被商评委审理过，其向商评委寻求救济的权利也因其放弃复审而灭失，因而在新法实施后要受“一事不再理”原则的限制，不得再提起无效宣告。

因此，在商标授权确权领域，对于“一事不再理”原则的审查实质上是对当事人向商评委寻求救济的实体权利是否消灭的审查。从这个角度来看，第5175995号“萬金JW”商标行政诉讼案一审判决认为“一事不再理”关系到当事人权利义务实质的问题因而认定其属于实体问题的论断就并不突兀了。

五、法条的逻辑：即使适用新法仍应审查是否违反“一事不再理”原则

在2001年《商标法》体系下，第四十一条规定的是对已注册商标提起争议裁定申请的条件，而第四十二条紧跟其后，规定了对已注册商标不得申请裁定的情况，即：在注册前已经被提过异议并经裁定的商标，在事实和理由相同的情况下，不能再提争议裁定申请。因此，从法条的逻辑来看，2001年《商标法》第四十二条实际上是第四十一条的限制条款，而2002年《商标法实施条例》第三十五条又进一步将这种限制扩大到了撤回争议申请以及经过争议裁定的情况。

而在2013年《商标法》的立法体系下，由于异议程序的简化，原第四十二条被删除，其相应内容调整为2014年《商标法实施条例》第六十二条。因此，按照前述的逻辑，2014年《商标法实施条例》第六十二条仍然是2013年《商标法》第四十五条第一款提起无效宣告的限制条件。因此，即使按照芒果网的思路，对于“一事不再理”的审理应适用2013年《商标法》，但仍应审查是否存在2014年《商标法实施条例》第六十二条规定的不得提出评审申请的情形，而并非如芒果网在本案中认为的，在新法环境下任何商标都可以根据新法第四十五条第一款提起无效而不受限制。

事实上，虽然2014年《商标法实施条例》第六十二条对于新法实施前经过异议但不成功又未申请复审而获准注册的商标是否可以提无效宣告没有明确规定，但参照第六十二条第一句“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”之规定仍然可以得出相同的结论。因为，异议人在有权提起异议复审的情况下放弃异议复审，与申请人提起评审申请后又撤回，在性质上均是对救济权的行使和消耗。即使商标法进行了修正，但在救济权已经得到保障和行使的情况下，当事人显然不能因为法律的修正而获得额外的救济，否则会导致对另一方当事人显失公平的情况。[13]

在笔者经办的第7265753号“每固”商标行政诉讼案中，法院即认为：“在法律修改的衔接适用阶段，既不能因为法律的修改使当事人丧失救济途径，同样也不能因为将2001年《商标法》中的争议程序改为无效宣告程序，而使当事人获得额外的救济。美固公司针对争议商标提起过异议，商标局裁定核准注册后未提起异议复审程序，在无效宣告程序中受到一事不再理的约束。”[14]

因此，即使适用新商标法，在没有专门规定的情况下，针对新法实施前经过异议但不成功又未申请复审而获准注册的商标，仍然可以参照2014年《商标法实施条例》第六十二条第一句规定，得出需审查是否违反“一事不再理”原则的结论。

结论

综上，经异议不成立异议人又未复审而注册的商标是否还可以提无效宣告，是“一事不再理”原则在新商标法环境下适用的一种特殊情形。虽然“芒果圈”商标案最后因芒果网撤诉而结案未能给我们提供更多的参考，但结合前述的分析，笔者认为，在商标授权确权领域，对于“一事不再理”原则的审查实质上是对当事人向商评委寻求救济的权利是否消灭的审查，需通过对评审案件进行实体审理才能判断。经异议不成立异议人又未复审而注册的商标，在享有异议复审权利的情况下放弃复审，其向商评委寻求救济的权利因除此期间的经过而灭失，即使在新法实施后，也不得再提起无效宣告，而应受到“一事不再理”原则的限制。

因此，对于企业来说，若想通过无效宣告对侵权商标进一步维权的话，首先需要核查自己是否曾对该商标提起过异议，并核实当时异议的理由和提交的证据，从而确保自己在无效宣告中提出了新的理由或补充了新的证据，以避免出现“一事不再理”的情况。

[1] 也许正是因为这个原由，导致2015年后涉及“一事不再理”原则的商标授权确权案较往年有了明显增加。笔者通过知产宝检索“一事不再理”关键词，其结果显示2015年立案的商标行政案件涉及“一事不再理”的有27件，而2014年以前每年不超过12件，可见其增幅之大。

[2] 参见臧宝清：《商标评审程序中的“一事不再理”》，《中国知识产权报》，2015年7月31日第006版。

[3] 参见北京市第一中级人民法院知识产权挺编著：《商标确权行政审判疑难问题研究》，第265页。

[4] 见北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3169号行政判决书。

[5] 张潇远、邢傲然.：《是程序问题还是实体问题？深入剖析“一事不再理”原则》，载《中国知识产权报》，2016-06-21。

[6] 众多在诉讼中推翻前案认为不适用“一事不再理”原则的案件即是因为新提交的证据影响了事实的判断。如在北京知识产权法院（2015）京知行初字第378号行政判决书中，法院即认为，商标评审委员会基于猫人公司提交的商号知名度证据形成的新事实作出的相关认定，并未违反“一事不再理”原则。

[7] 周云川在《商标评审程序若干问题研究》一文中即认为“如果增加的证据经过初步判断能实质性改变结论，则最好进行实体审理”，见北京市第一中级人民法院知识产权挺编著《商标确权行政审判疑难问题研究》第266页。

[8] 张潇远、邢傲然.：《是程序问题还是实体问题？深入剖析“一事不再理”原则》，载《中国知识产权报》，2016-06-21。

[9] 见北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第3169号行政判决书。

[10] 见北京知识产权法院（2015）京知行初字第4679号行政判决书。

[11] 臧宝清：《商标评审程序中的“一事不再理”》，载《中国知识产权报》，2015年7月31日，第006版。

[12] 赵琳、刘洋：《商标授权确权案中“一事不再理”原则的几种特殊情形》，载《中华商标》，2015年08期，总第216期。

[13] 臧宝清：《商标评审程序中的“一事不再理”》，载《中国知识产权报》，2015年7月31日，第006版。

[14] 见北京知识产权法院（2015）京知行初字第4679号行政判决书。