最近，由李越老师所著的《预料不到的技术效果与专利创造性评判（上、下）——从铁素体系不锈钢不同审级呈现的不同评判方式说起》引起了业内对预料不到的技术效果的广泛讨论，其中，既有来自代理人的观点，也有来自法官的观点，特别是石必胜法官所发的两篇文章《预料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素吗》和《意料不到技术效果是具备创造性的充分条件吗》，对预料不到的技术效果进行了深刻的讨论，笔者之前也拜读过石必胜法官发表的其它文章，石必胜法官对欧美专利法有着深入的研究，读后受益匪浅。但是，对于预料不到的技术效果是否是具备创造性的充分条件，笔者想就这个问题做进一步的探讨。
一、预料不到的技术效果是判断技术启示时要考虑的因素吗？
要弄清这个问题，首先要明确使用预料不到的技术效果判断发明是否具有创造性的具体方法。《审查指南》中指出：“发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化， 超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。”。虽然《审查指南》中并未给出用预料不到的技术效果判断创造性的步骤，但是，从这段话可知，一是该判断方法中出现了参照物现有技术，二是界定了什么是预料不到的技术效果，三是发明具有预料不到的技术效果，则发明的技术方案是非显而易见的。
据此，笔者认为，使用预料不到的技术效果判断发明是否具有创造性的具体方法应包含以下三个步骤：（1）确定最接近的现有技术。这一步和三步法中的第一步完全相同，笔者在此不再赘述。（2）确定发明的区别特征以及基于该区别特征或该区别特征结合权利要求的其它特征所能达到的技术效果。如果技术方案相同，必然技术效果也相同，如果发明具有预料不到的技术效果，发明必然与现有技术存在区别。所以，预料不到的技术效果应该是区别特征带来的，或者是区别特征结合权利要求的其它特征带来的。如果说明书中记载了某种预料不到的技术效果，但是如果产生该技术效果的诱因跟区别特征无关，那么并不能认为该权利要求具有预料不到的技术效果。（3）衡量该技术效果是否构成了预料不到的技术效果，进而判断发明对本领域技术人员而言是否显而易见。《审查指南》中对预料不到的技术效果进行了定义，概括起来就是两点：一是发明具有预料不到的性质，二是发明的技术效果出乎预料地优于现有技术。单纯从这两条就能够认定发明具有预料不到的技术效果吗？笔者认为，还应衡量区别特征或者区别特征结合权利要求的其它特征与技术效果之间的可预期性，即构效关系的可预期性，如果对于所属技术领域的技术人员来说构效关系的可预期性低，且发明具有预料不到的性质或发明的技术效果出于预料地优于最接近的现有技术，那么就应该认定发明具有预料不到的技术效果，发明的技术方案是非显而易见的，因此发明具有创造性。
通过上面的分析，可以看出，如果构成权利要求的所有特征之间的组合是显而易见的组合，那么这种组合所能达到的技术效果也必然在所属领域的技术人员的合理预期之内，如果这种组合取得了预料不到的技术效果，那么显然这种组合所取得的技术效果超出了所属领域技术人员的合理预期，也进一步说明所有特征之间的这种组合是非显而易见的，预料不到的技术效果是判断非显而易见性时要考虑的因素，并非判断技术启示时要考虑的因素，而区别特征在现有技术中的功能和作用才是判断技术启示是需要考虑的因素。
二、三步法与预料不到的技术效果在评判创造性过程中的关系
判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，最常用的方法就是三步法，确定最接近的现有技术，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，三步法的核心就是第三步，通过判断区别特征在现有技术中的功能和作用，判断现有技术整体上是否给出了将区别特征应用到最接近的现有技术以解决技术问题的启示，如果不存在启示，则发明是非显而易见的，具有创造性。可见，三步法只是从技术问题切入，衡量技术方案本身是否显而易见。
《审查指南》中指出，在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。即专利创造性判断应遵守综合原则，发明创造并不仅仅只包括技术方案本身，还包括技术问题和技术效果，只要发明创造中的任何一个部分是非显而易见的，则发明都应该具有创造性。例如，认识发明所要解决的技术问题已经超出了本领域技术人员的认知能力，但问题一经提出，其解决手段是显而易见的，此时，发明与现有技术相比是非显而易见的，具有创造性。发明取得了预料不到的技术效果，对于本领域技术人员而言，如果技术方案本身是显而易见的，那么该技术方案所能达到的技术效果也应该是在本领域技术人员的预料之内，如果该技术方案取得了预料不到的技术效果，那么显然该技术效果超出了本领域技术人员的合理预期，该技术方案是非显而易见的。可见，非显而易见性是创造性的充分必要条件，而三步法只是从技术问题入手，判断技术方案本身是否显而易见，对于“认识发明的技术问题对本领域技术人员而言是非显而易见的”与“发明取得了预料不到的技术效果，因此发明是非显而易见的”这两种情况，三步法显然是不适用的。
因此，三步法并不是判断创造性的唯一标准，也不是普适性标准，三步法仅仅是从技术问题的角度切入，通过判断现有技术是否给出了技术启示，判断发明是否显而易见，进而判断发明是否具有创造性，而预料不到的技术效果，是从技术效果的角度切入，判断发明是否显而易见，进而判断发明是否具有创造性。由此可见，三步法与预料不到的技术效果，均为判断创造性的充分条件，并不存在谁是谁的补充，无论采用哪种方法，只要其中一种方法能够判断发明是非显而易见的，则发明都应该具有创造性。
三、预料不到的技术效果是判断创造性的充分条件吗？
上面的分析表明，预料不到的技术效果与三步法一样，都是判断发明是否具有创造性的充分条件，那么事实上，还会存在例外吗？或者说发明具有预料不到的技术效果，就一定具有创造性吗？
石必胜法官引述了欧洲和日本的例子，下面我们逐一来谈。
欧洲专利局上诉委员会在T 21/81 案中认为，如果相对于现有技术，发明取得的技术进步是本领域技术人员能够依照技术启示进行改进而自然得出，无论是否获得意外的技术效果，该发明都不具备创造性。这种情况上面已经谈论过，笔者认为，通过三步法来判断现有技术中存在技术启示，只是从技术问题的角度切入，通过区别特征在现有技术中的功能和作用来判断现有技术是否给出技术启示，而并不考虑区别特征与权利要求中的其它特征是否存在协同作用，不考虑区别特征在现有技术中的效果与在发明中的效果在量上的区别，或者说并不考虑这种启示客观地所能够达到的程度（比如区别特征在发明中与在对比文件2中的效果均提高了抗压强度，在对比文件2中的抗压强度为20Mpa，但是在发明中的抗压强度是40Mpa，这个时候，从启示的角度讲，对比文件2是给出了技术启示，但是三步法并不考虑区别特征在对比文件2中与在发明中的抗压强度在量上的差别），三步法没有从构效关系上判断发明是否显而易见。
欧洲专利局上诉委员会在T 506/92案中指出，本领域技术人员在现有技术上基础上没有付出任何努力而不可避免地取得的预料不到的技术效果并不能支持具备创造性的认定。欧洲专利局上诉委员会还在T 154/87案中认为，预料不到的技术效果并不是创造性的前提条件，必要的条件是确认相关的技术方案不能被本领域技术人员从现有技术中以显而易见的手段获得。日本的《专利审查指南》也规定，无论有无有益的技术效果，如果本领域技术人员容易做出发明申请，都应当认为其不具有创造性。欧洲和日本的这些观点和我国《审查指南》中的规定明显不同，我国的《审查指南》中规定，不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛，还是唾手可得，创立发明的途经不应该影响对该发明创造性的评价。无论是在现有技术上基础上没有付出任何努力而不可避免地取得还是从现有技术中以显而易见的手段获得，究竟是应该从发明本身去判断其是否具有创造性，还是从发明获得的途经的难易程度去衡量其是否具有创造性？笔者认为，创立发明的途经并不影响发明本身的技术进步和价值，创造性是发明本身的属性，应该将发明作为一个整体，从发明本身去衡量其是否具有创造性，欧洲和日本的这种观点值得商榷。
四、结语
综上所述，笔者认为，非显而易见性是发明具备创造性的充分必要条件，预料不到的技术效果和三步法是两种并列的可用于判断发明在整体上是否显而易见的方法，进而得出发明是否具有创造性，这两种方法均是判断发明是否具有创造性的充分条件，三步法的核心在于通过判断是否存在技术启示进而得出发明是否显而易见，预料不到的技术效果并不能用于判断现有技术是否给出了技术启示，预料不到的技术效果是从构效关系上判断该技术方案所取得的技术效果是否显而易见，进而也得出该技术方案本身是否显而易见的，用预料不到的技术效果来评述发明是否具有创造性，重在判断发明对于本领域技术人员而言是否客观地真实地具有预料不到的技术效果，这一是要判断区别特征或者区别特征结合权利要求的其它特征与技术效果之间的可预期性，即构效关系的可预期性，二是要判断发明是否具有预料不到的性质或发明的技术效果出乎预料地优于现有技术，这二者缺一不可。
