案件要点:商标的基本功能是区分商品/服务的来源,商标的使用是指商标进入市场流通领域,实现商标区分商品来源的基本功能。因此,在商标撤三案件中,仅仅提交产品投放市场前所做的前期准备工作中的商标使用证据,不能证明商标进行了公开、真实的商业使用。
具体案情:2013年11月14日,广州灵动智能科技发展有限公司(以下简称“申请人”)因自身品牌发展需求对第4944700号“赛格威”注册商标(以下简称“系争商标”)提起撤销注册商标连续三年未使用申请。在法定期限内,答辩人依法提交系争商标的使用证据。2014年4月27日,国家商标局做出决定,驳回了申请人的撤销申请,系争商标继续有效。申请人不服国家商标局的撤三决定,依法向商评委提起复审,商评委在受理案件后依法组织证据交换。该撤三案件中,答辩人提交的使用证据包括:1、系争商标许可备案合同通知书;2、“赛格威”电动车使用手册、合格证制作合同、发票及使用手册、合格证;3、设计制作“赛格威”电动车尾牌的收据及实物;4、“赛格威”电动车包装箱及电动车实物照片。随后,申请人依法进行质证,申请人认为:许可合同只能证明系争商标存在许可使用的情况,不能证明系争商标已实际投放市场;答辩人提交的其他证据形成时间存在瑕疵,且仅能证明使用系争商标的相关产品的部分关联产品已开始制作,不能证明系争商标已经实际投入消费市场,起到区分商品来源的作用。最终,商评委的复审决定基本采纳了申请人的质证意见,其明确指出:1、签订商标许可使用合同的行为并非商标法意义上的商标使用;2、“赛格威”电动车使用手册、合格证的设计制作合同及发票、自行车尾牌制作收据及实物等仅能证明答辩人为“赛格威”电动车的生产销售做了前期准备,在无相关产品销售合同及发票予以佐证的情况下,不能证明其实际进入商品流通领域。因此,答辩人提供的证据不能证明系争商标在指定期间在中国进行了公开、真实的商业使用。2015年3月3日,商评委依法作出决定,对系争商标予以撤销。
律师简评:商标是商品经济的产物,其作为区分商品/服务来源的显著性标志是一种有限的资源。同时,商标的生命在于实际使用,只有使用才能实现商标的实际价值。为了促使商标的实际使用,防止商标资源的闲置、浪费,《商标法》第四十九条第二款规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。……”。与此同时,现行商标法还对商标的使用作了明确规定,即第四十八条“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”
随着市场经济的发展,一方面商标资源越来越匮乏,另一方面却存在大量商标被他人注册并闲置的情形。出于自身品牌发展的需求,越来越多的市场主体开始通过撤三的方式撤销闲置商标,为自己申请商标扫清权利障碍。
对于撤三这类案件,能否成功取决于对方提交的使用证据是否有效,即证明系争商标在指定期间在中国进行了公开、真实的商业使用。那么相应的,对使用证据的质证就显得尤为重要。然而,撤三案件在商标局阶段是没有证据交换环节的,只有进入撤销复审程序,才有证据交换程序。以上述案件为例,申请人是在撤销复审程序中才收到答辩人提供的使用证据,也正是通过申请人的全面质证,才使案件获得成功。
而针对撤三案件的另一个更为重要的问题是,答辩人提交什么样的证据才能证明系争商标在指定期间在中国进行了公开、真实的商业使用。上述案件虽然没能从正面回答这个问题,但却明确了几个关于商标使用的基本问题。第一,签订商标许可使用合同的行为并非商标法意义上的商标使用,即使该许可合同做了许可备案。单独的许可合同只能证明系争商标存在许可使用的情况,不能直接证明系争商标已实际投放市场,其还需结合相关商品的销售合同、销售发票等其他证据予以证明。第二,仅提供商品投放市场的前期准备证据,而未提供商品进入流通领域的相应证据的,不能认定系争商标在指定期间在中国进行了公开、真实的商业使用。
由此可见,提交能够证明商品进入实际流通领域的材料,是认定商标实际使用的必要条件(但不是充分条件),“闭门造车”的行为不是《商标法》意义上的商标使用行为,其不能证明系争商标已经实际投入消费市场,起到区分商品来源的作用。答辩人提交的使用证据需覆盖产品从生产到销售的各个环节,并形成完整的证据链才能满足《商标法》对商标使用的要求。
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