干货 | 如何有效应对商标注册申请的驳回

快帮云  2018-06-12

通常,在申请商标注册的过程中,商标局收到商标注册申请文件后会启动形式审查和实质审查。经过审查,申请商标或由商标局初步审定公告,或由商标局以一定理由驳回申请。

对于商标申请人来说,只有先把驳回的理由分析清楚,才会在后期复审中有更高的成功率。而在商标局的驳回理由中,通常包括绝对驳回理由和相对驳回理由。下面通过几个例子来帮助大家更好的理解绝对理由和相对理由:

例1:某公司在第25类商品提出“八一”文字及图形商标注册申请,而商标局以“八一”为中国人民解放军建军节,用做商标易产生不良影响为由,驳回了此申请。此处的驳回理由在新商标法中为第十条第一款第(8)项,这就属于绝对理由驳回。

例2:某商标申请人在第11类1101-1111小类申请注册一个文字商标,商标局发出驳回通知书,引用某公司一个已注册商标为近似商标,将前述商标1102-1106部分驳回。此案例为部分驳回,且引用已经注册的在先商标权利驳回,属于相对理由驳回。

例3:某学校在第41类申请文字及图形商标,商标局以该商标文字部分与可口可乐公司在类似服务项目上已注册的图形商标近似,而“十一”是国庆纪念日,作为商标易引起不良影响为由,驳回了此申请。此案例中,商标被驳回的理由既有绝对理由(第十条第一款第(8)项),又有相对理由(第三十条)。

那么,当商标注册申请被商标局驳回后,商标注册申请人该如何应对?对此,快帮云建议您可以通过以下方式:

A 通过驳回复审应对商标申请的驳回

(一)如何在驳回复审中应对商标局的绝对驳回理由

那么如何理解绝对理由?例如,某公司在第25类商品提出“八一”文字及图形商标注册申请,而商标局以“八一”为中国人民解放军建军节,用做商标易产生不良影响为由,驳回了此申请。此处的驳回理由在新商标法中为第十条第一款第(8)项,这就属于绝对理由驳回。

概括来讲,如果申请商标违反了社会的公序良俗或缺乏显著性,则申请商标会被商标局驳回。在涉及绝对驳回理由的驳回复审中,商标注册申请人向商标评审委员会提出的复审理由通常包括直接论证部分和间接论证部分。

1. 直接论证部分

商标评审委员会在审理涉及绝对驳回理由的驳回复审申请时,通常会遵循《商标审查及审理标准》中的具体审查原则。如果申请人能够将申请商标的情形归因至《商标审查及审理标准》中规定的审查原则的例外情形,则申请商标有望核准注册。因此,直接论证部分往往是关于申请商标的情形属于审查原则的例外情形的论证。

2.间接论证部分

《商标法》第11条第2款规定:“前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”因此,如果商标局以《商标法》第11条第1款所规定的绝对驳回理由驳回了商标注册申请,则申请人可以举证证明其在申请商标的注册申请日前,长期将其本身不具有显著性的标志作为商标使用在自己的商品上,申请商标与所使用的商品之间已经建立起了很强的对应关系,相关公众认为该标志指代的就是其使用人的商品,该标志事实上已经发挥出了区分商品来源的作用。商标注册申请人可以参照驰名商标的证据要求收集用以证明前述事实的证据。

(二)如何在驳回复审中应对商标局的相对驳回理由

同样,为了更好的理解什么是相对理由,我们也可以看一个案例:某商标申请人在第11类1101-1111小类申请注册一个文字商标,商标局发出驳回通知书,引用某公司一个已注册商标为近似商标,将前述商标1102-1106部分驳回。此案例为部分驳回,且引用已经注册的在先商标权利驳回,属于相对理由驳回。

商标局的相对驳回理由所依据的是《商标法》第30、31条的规定。概括来讲,如果申请商标与他人在先的引证商标(包括已注册的商标、初步审定公告的商标和注册申请中的商标)构成相同或类似商品上的相同或近似商标的话,则申请商标会被商标局驳回。在涉及相对驳回理由的驳回复审中,商标注册申请人向商标评审委员会提出的复审理由通常亦包括直接论证部分和间接论证部分。

1.直接论证部分

如何论证申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或类似商品上的相同或近似商标,是驳回复审成功的关键所在。从逻辑上讲,只要下列任一条件成立,商标注册申请人亟需得出的“申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或类似商品上的相同或近似商标”的结论即可成立:

(1)申请商标所指定的商品与他人在先的引证商标所指定的商品并不构成相同或类似商品。

(2)申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或近似商标。

2.间接论证部分

在完成了直接论证部分后,倘若商标注册申请人可以进一步举证证明如下事实,则可起到补强直接论证部分的效果,从一定程度上影响商标评审委员会审查员的自由心证,从而使案件审理朝有利方向发展:

(1)申请商标与引证商标在市场上长期共存在中国或外国市场上,申请商标与引证商标在客观上已长期共存,能够起到区分各自商品来源的作用,相关公众并未因申请商标与引证商标的共存而对商品的来源产生混淆和误认。

(2)存在有利的在先审查例

在商标局或任何外国商标行政机关的审查实践中,存在与本案情况相似的在先审查例,在这些审查例中,在相同或类似商品上彼此共存的两注册商标之间的差别与申请商标和引证商标之间的差别性质相同。

B 通过采取驳回复审以外的辅助措施应对商标注册申请的驳回

当商标局以相对驳回理由驳回商标注册申请时,除了向商标评审委员会提出回复审申请外,商标注册申请人还可根据不同情况采取以下一种或多种辅助措施,以消除引证商标所形成的在先权利障碍,达到获得核准注册的最终目的。根据笔者的实务经验,商标注册申请人通常可以考虑采取以下辅助措施:

(一)向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请;

(二)向商标评审委员会提出注册商标无效宣告申请;

(三)适时向商标局提出商标异议申请;

(四)通过协商的方式获得引证商标的所有权或使用权;

(五)通过协商的方式获得引证商标注册人出具的《商标注册同意书》,或与引证商标注册人达成《商标共存协议》;

(六)就申请商标中冲突部分以外的剩余部分向商标局单独提出注册申请;

(七)就申请商标向商标局重新提出注册申请;

(八)适当修改申请商标,并就修改后的申请商标向商标局提出注册申请。


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